Atteinte à une marque de renommée – L’affaire Paul contre Pol’s

À propos de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2026, aff. T-106/25

L’analyse des éléments distinctifs et dominants au sein des signes en conflit

Saisie de l’opposition formée par la société Holder, titulaire de la marque « PAUL depuis 1889 », la division d’opposition de l’EUIPO a accueilli celle-ci sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. L’Office a tout d’abord constaté que la marque antérieure bénéficiait d’une renommée pour une partie significative du public français, en particulier pour les produits de boulangerie et de pâtisserie ainsi que pour les services de restauration et de vente au détail de produits alimentaires. Cette notoriété, largement documentée au dossier, résulte de l’exploitation intensive de la marque au sein du réseau de boulangeries exploité sous l’enseigne « Paul », particulièrement implanté en France.

L’EUIPO a ensuite procédé à l’analyse du signe demandé « Pol’s FREEZE FRESH ». Dans l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par la marque figurative, l’Office a considéré que l’expression « Freeze Fresh » serait comprise par le public pertinent comme évoquant les caractéristiques des produits alimentaires concernés, renvoyant à l’idée de produits congelés ou conservant leur fraîcheur. Cet élément a dès lors été regardé comme descriptif, ou à tout le moins faiblement distinctif, pour une large partie des produits visés par la demande d’enregistrement.

Dans ces conditions, l’attention du consommateur était susceptible de se porter principalement sur l’élément « Pol’s », présenté dans un encadré coloré au sein du signe contesté. Cet élément constituait, selon l’EUIPO, la composante la plus distinctive de la marque demandée. Or, l’Office a relevé que cet élément verbal présente une proximité phonétique particulièrement marquée avec la dénomination « Paul », élément central de la marque antérieure.

Compte tenu de cette proximité, conjuguée à la renommée de la marque antérieure dans le secteur alimentaire et à la proximité des produits concernés, la division d’opposition a estimé qu’une partie du public pertinent pourrait être amenée à établir un rapprochement entre les signes en présence. L’EUIPO en a déduit que l’usage de la marque demandée était susceptible de tirer indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure, justifiant ainsi le refus d’enregistrement pour l’essentiel des produits visés.

Une défense axée sur l’impression d’ensemble

Contestant l’analyse retenue par l’EUIPO, la société requérante soutenait principalement que l’Office avait procédé à une appréciation erronée du signe contesté en isolant artificiellement l’élément « Pol’s » au détriment des autres composantes de la marque. Selon elle, la marque figurative devait être appréhendée dans sa globalité, telle qu’elle est perçue par le consommateur moyen, sans privilégier un élément particulier. Dans cette perspective, l’expression « Freeze Fresh » constituerait une composante essentielle du signe demandé et participerait pleinement à l’impression d’ensemble produite par la marque.

La requérante faisait ainsi valoir que la présence de cette expression permettait de distinguer clairement les deux signes. Elle soutenait que le public pertinent serait davantage frappé par l’ensemble « Pol’s Freeze Fresh » que par la seule mention « Pol’s », de sorte que toute proximité avec la marque antérieure « PAUL » serait neutralisée par la structure globale du signe contesté. Autrement dit, selon elle, l’EUIPO aurait surestimé le rôle joué par l’élément « Pol’s » dans la perception du consommateur et sous-estimé l’importance des autres éléments verbaux et figuratifs composant la marque.

Dans le même sens, la requérante contestait l’appréciation du caractère distinctif de l’expression « Freeze Fresh ». Elle soutenait que cette expression ne saurait être considérée comme purement descriptive des produits en cause et qu’elle devait être regardée comme un élément distinctif participant à l’identité du signe. En conséquence, l’analyse de la similitude entre les marques n’aurait pas dû se focaliser principalement sur la proximité phonétique entre « Pol’s » et « Paul ».

Sur cette base, la requérante estimait que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 n’étaient pas réunies. Selon elle, l’EUIPO n’avait pas démontré que le public établirait un lien entre les signes en présence ni, a fortiori, que l’usage de la marque demandée serait susceptible de tirer profit de la renommée de la marque antérieure. Elle soutenait ainsi que la décision d’opposition reposait sur une analyse excessivement spéculative et qu’aucun élément concret ne permettait de conclure à l’existence d’un avantage indu ou d’un préjudice potentiel pour la marque « PAUL ».

La confirmation de la similarité des signes en présence

Le Tribunal ne suit toutefois pas l’argumentation développée par la requérante et confirme, pour l’essentiel, l’analyse retenue par l’EUIPO. Il rappelle d’abord que l’appréciation de la similitude entre deux signes doit s’effectuer au regard de l’impression d’ensemble qu’ils produisent, tout en tenant compte du poids respectif des différents éléments qui les composent. À cet égard, tous les éléments d’une marque ne contribuent pas nécessairement de manière équivalente à la perception du public, certains pouvant apparaître secondaires en raison de leur caractère descriptif ou faiblement distinctif.

Appliquant ce raisonnement au cas d’espèce, le Tribunal considère que l’expression « Freeze Fresh » sera perçue par le public pertinent comme évoquant les caractéristiques des produits alimentaires concernés, en particulier leur mode de conservation ou leur fraîcheur. Dès lors, cet élément est susceptible d’être appréhendé comme une indication descriptive ou promotionnelle relative aux produits visés. Dans ces conditions, il ne saurait jouer un rôle déterminant dans l’identification de l’origine commerciale des produits et services en cause.

À l’inverse, l’élément « Pol’s » présente un caractère distinctif nettement plus marqué au sein du signe contesté. Placé dans un encadré coloré et aisément identifiable par le consommateur, cet élément est de nature à attirer plus directement l’attention du public. Le Tribunal estime ainsi que cet élément est susceptible d’être perçu comme la composante principale du signe, les autres éléments verbaux jouant un rôle davantage accessoire dans l’impression d’ensemble produite par la marque.

Dans ces conditions, la comparaison des signes conduit à relever une proximité phonétique notable entre « Pol’s » et « Paul ». Cette proximité apparaît d’autant plus significative que la marque antérieure bénéficie d’une forte renommée dans le secteur de l’alimentation et de la restauration. Le Tribunal confirme dès lors que le public pertinent est susceptible d’établir un rapprochement entre les signes en présence, même en l’absence de risque de confusion quant à l’origine des produits.

C’est à l’aune de ces éléments que le Tribunal se prononce sur l’existence d’un lien dans l’esprit du public, condition autonome et préalable à la caractérisation du parasitisme

L’existence d’un lien dans l’esprit du public

L’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 ne peut être mis en œuvre qu’à condition de démontrer que le public pertinent est susceptible d’établir un rapprochement entre les deux signes en présence. Cette exigence, distincte du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), constitue un préalable indispensable à l’appréciation des atteintes visées par le texte. Le lien dans l’esprit du public ne s’apprécie pas selon un critère unique, mais résulte d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce.

Parmi les facteurs susceptibles d’influencer cette appréciation, le Tribunal retient notamment le degré de similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de cette marque, ainsi que la nature des produits et services concernés et le public qui leur est destiné. Il convient à cet égard de souligner que l’existence d’un tel lien ne présuppose pas que le consommateur moyen opère une confusion sur l’origine commerciale des produits : il suffit que le signe postérieur évoque la marque antérieure dans son esprit, sans qu’il soit nécessaire qu’il lui soit associé au point de créer une erreur sur l’origine.

En l’espèce, la chambre de recours, dont l’analyse est intégralement confirmée par le Tribunal, a conclu à l’existence d’un tel lien en s’appuyant sur plusieurs éléments convergents. En premier lieu, la similitude phonétique entre les éléments distinctifs respectifs des deux signes (« Pol’s » et « Paul ») a été jugée très élevée pour le public français : ces deux termes se prononcent de manière quasi identique, la seule différence résidant dans l’éventuelle articulation du « s » final, qui peut être muet en français. Cette proximité phonétique constitue, dans le cas d’espèce, un facteur déterminant dès lors que les éléments descriptifs de la marque demandée, « Freeze Fresh », ne participent pas à l’identification de l’origine commerciale des produits et sont susceptibles d’être omis dans l’usage courant.

En deuxième lieu, le Tribunal prend en compte la forte renommée dont bénéficie la marque « PAUL depuis 1889 » dans le secteur de l’alimentation et de la restauration, telle qu’elle a été établie devant les instances de l’EUIPO. Plus la renommée de la marque antérieure est intense et étendue, plus la probabilité que le public effectue un rapprochement avec un signe présentant des éléments communs est élevée. Cette considération revêt une importance particulière lorsque, comme en l’espèce, les produits visés par la demande d’enregistrement appartiennent au même secteur économique que celui pour lequel la renommée de la marque antérieure a été reconnue.

En troisième lieu, le Tribunal tient compte de la proximité sectorielle des produits concernés. L’ensemble des produits alimentaires désignés par la marque demandée, relevant des classes 29, 30, 31 et 32, et les produits et services couverts par la marque antérieure ciblent le même public de consommateurs et sont susceptibles d’être proposés dans les mêmes circuits de distribution. Cette coïncidence de public et de canal de commercialisation renforce la probabilité que le consommateur, exposé à la marque demandée, soit amené à faire le lien avec la marque renommée, sans pour autant croire que les produits émanent du même opérateur économique.

La réunion de ces différents facteurs conduit ainsi le Tribunal à considérer que la condition tenant à l’existence d’un lien dans l’esprit du public est satisfaite. Cette conclusion, qui ne préjuge pas encore de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, ouvre alors la voie à l’examen du risque de parasitisme, qui constitue le fondement central de la décision d’opposition.

Le risque de parasitisme

Au-delà de la seule comparaison des signes, l’intérêt principal de l’arrêt réside dans l’application du régime spécifique de protection des marques de renommée et, plus particulièrement, dans l’appréciation du risque de profit indûment tiré de cette renommée. Le Tribunal rappelle à cet égard un principe essentiel du droit des marques de l’Union européenne : le titulaire d’une marque renommée n’a pas à démontrer l’existence d’une atteinte déjà réalisée pour pouvoir s’opposer à l’enregistrement d’un signe postérieur.

Le mécanisme instauré par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 repose en effet sur une logique préventive. L’intervention du juge ne suppose pas que le préjudice soit d’ores et déjà caractérisé dans la pratique commerciale. Il suffit que les circonstances de l’espèce permettent d’identifier un risque suffisamment concret qu’un tel préjudice survienne à l’avenir. Autrement dit, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu d’attendre que l’usage du signe litigieux se traduise effectivement par une captation de clientèle ou par une dilution de la marque pour pouvoir agir.

Encore faut-il toutefois que ce risque ne repose pas sur une simple hypothèse abstraite. Le Tribunal exige l’existence d’éléments permettant d’envisager sérieusement qu’un opérateur économique puisse tirer avantage de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure. L’appréciation s’effectue ainsi à partir d’un faisceau d’indices tenant notamment à la proximité des signes, à la renommée de la marque antérieure, à la nature des produits concernés ainsi qu’à la perception du public pertinent.

En l’espèce, les facteurs convergents précédemment établis, similitude phonétique très élevée, renommée sectorielle de la marque antérieure et proximité des produits concernés, conduisent le Tribunal à considérer qu’un tel risque est caractérisé. Dans ce contexte, le public pertinent pourrait être amené à établir une association entre les signes et à percevoir les produits commercialisés sous la marque demandée comme entretenant un lien, direct ou indirect, avec l’univers économique de la marque renommée.

Une telle association est précisément de nature à permettre au titulaire de la marque postérieure de bénéficier, sans investissement propre comparable, du capital d’image attaché à la marque antérieure. En d’autres termes, l’utilisation d’un signe proche pourrait favoriser un transfert des associations positives véhiculées par la marque renommée vers les produits commercialisés sous le signe contesté. Le risque réside alors dans la captation de la force d’attraction et de la valeur publicitaire de la marque antérieure, lesquelles résultent pourtant d’efforts commerciaux et promotionnels importants consentis par son titulaire.

C’est précisément cette logique que le droit des marques de l’Union européenne cherche à prévenir. La protection accordée aux marques de renommée ne vise pas uniquement à éviter les situations de confusion dans l’esprit du public. Elle tend également à empêcher les stratégies consistant à se placer dans le sillage d’un signe jouissant d’une forte notoriété afin de profiter de son pouvoir d’évocation et de l’image qu’il véhicule. Ce type de comportement, souvent qualifié de parasitisme économique, repose sur l’idée qu’un opérateur peut tirer avantage de la réputation d’autrui en adoptant un signe suffisamment proche pour susciter une association mentale auprès du public.

L’arrêt rendu le 4 mars 2026 illustre ainsi la fonction économique de la marque dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Lorsqu’un signe a acquis une forte visibilité auprès du public, il concentre une valeur immatérielle qui dépasse sa seule fonction d’indication d’origine. Cette valeur résulte d’investissements substantiels et d’une exploitation commerciale prolongée. Permettre à un tiers de s’approprier indirectement cette attractivité reviendrait à fragiliser les incitations économiques à investir dans la construction d’une marque.

En confirmant la décision de l’EUIPO, le Tribunal réaffirme donc que la protection des marques de renommée constitue un instrument efficace de lutte contre les comportements parasitaires. Dès lors que les circonstances permettent d’anticiper un risque sérieux de captation de la valeur économique attachée à une marque renommée, l’enregistrement du signe postérieur peut être refusé, même en l’absence d’atteinte déjà réalisée. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante visant à préserver l’intégrité et le pouvoir d’attraction des marques bénéficiant d’une forte reconnaissance sur le marché.

Alexandre Costa Cunha

Pierre Favilli